There was an error performing the search

The domain is available. Register domain

 ()
Registration verified by ISNIC

 
Signed Not signed
Registration verified by ISNIC

 

Dispute Issues

The Board of Appeals operates independent of ISNIC and handles conflict resolution according to its charter. Its email is 'urskurdarnefnd@isnic.is'.

The results of the appeals process are published in Icelandic.


 

Mál 1/2013

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 15. október 2013 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í málinu nr. 1/2013:

Málavextir og sjónarmið málsaðila

Með bréfi dagsettu 10. september 2013 kærði Árnason Faktor, f.h. Zoetis Products LLC, til úrskurðarnefndar ISNIC skráningu lénsins zoet.is. Er þess krafist að lénið verði umskráð á kæranda, Zoetis Products LLC.
Kærði, Pierre-Olivier Fluder, skráði lénið zoet.is 19. júlí 2013. Var kærða tilkynnt um kæruna og efni hennar með tölvupósti þann 16. september 2013 og honum veittur einnar viku frestur til að koma að andmælum. Kærði andmælti kröfum kæranda samdægurs með tölvupósti.
Í kæru er því lýst að kærandi sé eigandi vörumerkisins ZOETIS og eigi fjórar vörumerkjaskráningar hér á landi, þ.e. orðmerkið ZOETIS, sbr. skráningar nr. 484/2012 í flokkum 5 og 10, nr. 455/2012 í flokki 31 og nr. 454/2012 í flokki 44. Einnig eigi hann merkið skráð í lítillega stílfærðri útgáfu, sbr. skráningu nr. 820/2001. Fylgigögn með kærunni báru með sér að eigandi framangreindra vörumerkjaskráninga væri félagið Alpharma LLC. Með heimild í 37. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu aflaði úrskurðarnefnd gagna úr vörumerkjaskrá er sýna að framangeindar vörumerkjaskráningar voru umskráðar á nafn kæranda þann 2. júlí 2013.
Kærandi telur að kærði hafi með skráningu lénsins zoet.is brotið gegn reglum ISNIC um lénaskráningu. Kærði hafi skráð lén sem er eins og skrásett orðmerki hjá Einkaleyfastofu sem skráð var áður en lénið var skráð, hann hafi ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins, enda sé það ekki í notkun og hafi verið boðið til sölu, og að hann hafi ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.
Kærði andmælir því að hann hafi skráð lén sem er eins og skrásett orðmerki hjá Einkaleyfastofu. Orðmerkið hjá Einkaleyfastofu sé „Zoetis“, en lénsheiti hans sé „zoet“. Ótækt sé að líta á .is-endinguna sem hluta af lénsheitinu í þessu samhengi. Zoetis Products LLC hafi ekki sérstakan rétt á orðmyndinni „zoet“.

Niðurstaða

Ákvæði 40. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu kveður á um að skráður rétthafi verði ekki talinn eiga rétt til ákveðins léns ef öll eftirfarandi atriði eiga við:
• Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu, sem skráð var áður en lénið var skráð.
• Sá sem lénið skráði hefur ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins.
• Sá sem lénið skráði var ekki í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.

Í þessu máli lýtur ágreiningur aðila að fyrst talda atriðinu. Hið skrásetta vörumerki kæranda er ZOETIS, en lénið sem krafist er að verði umskráð er zoet.is. Orðalag ákvæðis 1. tölul. 40. gr. reglna um lénaskráningu felur í sér afdráttarlausa kröfu um að lén sé eins og skrásett vörumerki. Ef höfuðlénið „is“ teldist hluti lénsins í þessu samhengi yrði ekki hjá því komist að líta jafnframt á punktinn, sem aðgreinir orðmyndina „zoet“ frá höfuðléninu, sem hluta lénsins. Þetta leiðir til þess að hið skrásetta vörumerki getur ekki talist hið sama og lénið sem um ræðir. Er því ekki unnt að líta svo á að fullnægt sé því skilyrði að lénið sem óskast umskráð sé eins og hið skrásetta vörumerki. Ber því að hafna kröfu kæranda um umskráningu lénsins.

Úrskurð þennan kváðu upp Erla S. Árnadóttir, Tryggvi Þórhallsson og Guðmundur Ragnar Guðmundsson.

Úrskurðarorð:

Krafa Zoetis Products LLC, þess efnis að lénið zoet.is verði umskráð á félagið, er ekki tekin til greina.

Erla S. Árnadóttir, hrl.
Tryggvi Þórhallsson
Guðmundur Ragnar Guðmundsson

 


 

Mál 1/2018

Ú R S K U R Ð U R

Hinn 5. október 2018 kvað úrskurðarnefnd léna upp svohljóðandi úrskurð í máli nr. 1/2018:

Með bréfi dagsettu 15. maí 2018 kærði Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. DKH Retail Ltd., til úrskurðarnefndar ISNIC skráningu lénsins superdry.is (hér eftir einnig nefnt „lénið“). Er þess krafist að lénið verði umskráð á kæranda.

Kærða, Arnarlandi ehf. sem er skráður rétthafi lénsins, var gefinn kostur á að koma athugasemdum á framfæri við bréf kæranda og er greinargerð kærða dagsett 21. ágúst 2018. Var kæranda veitt færi á að koma á framfæri athugasemdum við greinargerð kærða og eru þær dagsettar 28. ágúst 2018. Athugasemdir kærða við þær athugasemdir eru dagsettar sama dag.

Í kæru er tekið fram að kærandi sé eigandi vörumerkisins SUPERDRY á Íslandi. Vörumerkið auðkenni fatnað og aðra smásölumuni og sé þekkt á alþjóðavísu, yfir 500 verslanir séu reknar í yfir 40 löndum um allan heim sem selji fatnað og smásöluvöru undir vörumerkinu.

Úrskurðarnefnd hefur aflað upplýsinga hjá ISNIC um skráningar lénsins superdry.is og hefur jafnframt aflað upplýsinga frá Hlutafélagaskrá um fyrirsvarsmenn kærða og annarra félaga.

Lénið var fyrst skráð af SDR-Norway í september 2012 en skráning felld niður þann 14. nóv. 2013 vegna vangreiðslu á skráningargjöldum.

Lénið var skráð að nýju á nafn Okkar ehf. þann 18. nóvember 2014. Það var framselt á nafn SDR ehf. þann 6. október 2015 og aftur framselt þann 16. október 2017, þá til kærða. Samkvæmt upplýsingum hlutafélagaskrár, er úrskurðarnefnd hefur aflað, er sá einstaklingur er kemur fram fyrir hönd kærða í málinu stjórnarmaður í kærða og í félaginu Okkar ehf. en nafni þess félags var breytt þann 1. ágúst 2018 í Reykjavík okkar ehf.

Kærandi á þessar skráningar á vörumerkinu SUPERDRY á Íslandi:

Kærandi upplýsir að við skráningu lénsins superdry.is þann 18. nóvember 2014 hafi vörur auðkenndar með vörumerkinu SUPERDRY ekki verið til sölu í verslun á vegum kæranda hér á landi og kærandi hafi þá ekki átt í samningssambandi við neinn aðila á Íslandi. Nokkru síðar, eða í mars 2015, hafi þáverandi eigandi vörumerkisins, SuperGroup Europe SPRL, gert sérleyfissamning við íslenskan lögaðila, Okkar ehf., og verslanir undir vörumerkinu verið opnaðar í Reykjavík í kjölfarið. Sérleyfissamningnum hafi verið slitið þann 28. febrúar 2018.

Kærandi byggir á að öll þrjú skilyrði 40. gr. reglna ISNIC fyrir umskráningu lénsins superdry.is séu uppfyllt. Fyrir liggi að lénið sé eins og skráð orðmerki kæranda, orðmerkið hafi verið skráð allt frá árinu 2010 og gild skráning hafi verið til staðar þegar lénið hafi verið skráð í nóvember 2014.

Kærandi hafi aldrei haft lögmæta hagsmuni af skráningu lénsins. Þegar lénið hafi verið skráð hafi eigandi vörumerkisins ekki verið í samningssambandi við neinn á Íslandi, sérleyfissamningur hafi verið gerður við Okkar ehf. fimm mánuðum síðar. Kærði hafi ekki verið í góðri trú er hann skráði lénið í október 2014. Fyrir liggi að fyrirsvarsmaður kærða hafi verið vel kunnugur vörumerkinu SUPERDRY en hann hafi einnig verið fyrirsvarsmaður félagsins Okkar ehf. er varð nokkru síðar handhafi sérleyfissamnings við eiganda vörumerkisins. Kærandi telur að vegna inntaks verndar 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki sé það kærða að sanna og sýna fram á að hann hafi annað hvort lögmæta hagsmuni af notkun lénsins eða að hann hafi verið í góðri trú um rétt sinn þegar hann sótti um það.

Í greinargerð kærða kemur fram að hann hafi skráð lénið einu og hálfu ári áður en kærandi hafi skráð orðmerkið SUPERDRY hér landi í vöruflokki 25 fyrir fatnað. Kærði hafi verið í samningssambandi við kæranda þegar lénið hafi verið skráð. Í gildi hafi verið sérleyfissamningur milli kærða og SuperGroup PLC. Kærði hafi greitt skráningargjöld vegna lénsins og lagt út í kostnað við þróun á vefsíðu. Samningur milli kæranda og kærða hafi veitt kærða heimild til að nota vörumerki og önnur auðkenni kæranda. Við uppsögn samninganna hafi þessi heimild fallið niður. Uppsögnin hafi ekki náð til lénsins superdry.is.

Kærði kveður að skráning lénsins hafi verið í góðri trú og með samþykki SuperGroup PLC. Þann 14. nóvember 2014 hafi fyrirsvarsmaður kærða haft samband við aðaleiganda og forstjóra SuperGroup PLC. Daginn eftir hafi forstjóri og eigandi umboðsaðila SuperGroup PLC á Norðurlöndum haft samband við sig. Í kjölfarið hafi orðið samkomulag milli síðargreinds forstjóra og kærða um að kærði myndi skrá lénið. Hann hafi því skráð lénið í góðri trú í samstarfi við SuperGroup PLC. Kærandi hafi sýnt tómlæti með því að gera ekki tilkall til lénsins fyrr en kærandi hafi slitið samstarfi við kærða.

Kærandi bendir á varðandi framangreind sjónarmið kæranda að ósannað sé að kærði hafi til viðbótar við sérleyfissamninginn gert einhvers konar viðbótarsamning, sem hafi heimilað kærða skráningu lénsins, mánuðum áður en samningur hafi náðst um sérleyfi við annað félag, Okkar ehf. Sá aðili sem kærði nefni sem heimildarmann sinn hafi starfað hjá Supergroup Nordic & Baltics en uppsagnarbréf sérleyfissamnings stafi einnig frá því félagi.

Um framangreindar athugasemdir kæranda hefur kærði fært fram að rangt sé að SuperGroup PLC eða DKH Retail Ltd. hafi undirritað samning sem að hluta fylgdi athugasemdum kæranda til úrskurðarnefndar. Slíkur samningur hafi hins vegar verið handsalaður milli SDR ehf. og SuperGroup Nordics & Baltics AS um rekstur á verslun í Smáralind.

Niðurstaða

Ákvæði 40. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu kveður á um að skráður rétthafi verði ekki talinn eiga rétt til ákveðins léns ef öll eftirfarandi atriði eiga við:

  1. Lén er eins og skrásett vörumerki sem orðmerki hjá Einkaleyfastofu, sem skráð var áður en lénið var skráð.
  2. Sá sem lénið skráði hefur ekki lögmæta hagsmuni af notkun lénsins.
  3. Sá sem lénið skráði var ekki í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar það var skráð.

Upplýst er að kærandi er eigandi að vörumerkinu SUPERDRY sem skráð hafði verið hjá Einkaleyfastofu þegar lénið superdry.is var skráð af Okkar ehf. þann 18. nóvember 2014 en það var síðar framselt til SDR ehf. þann 6. október 2015 og til kærða þann 16. október 2017. Framangreindar reglur áskilja ekki skráningu í tiltekinn flokk vöru eða þjónustu. Skilyrði liðar i í grein 11.6. er því fullnægt. Verður nú tekið til úrlausnar hvort fullnægt sé skilyrðum er greind eru í liðum ii og iii.

Í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki segir orðrétt:

"Í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef:
  1. notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og
  2. hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum."

Hér er mælt fyrir um inntak vörumerkjaréttar. Þótt frá þessum víðtæka rétti vörumerkjahafa séu gerðar undantekningar í lögum nr. 45/1997 er það álit úrskurðarnefndar, með vísun til þessa réttar, að sá, sem fengið hefur skráð sams konar lén og orðmerki, er nýtur réttarverndar sem vörumerki, verði að sýna fram á að umrædd tvö skilyrði í liðum ii og iii í 40. grein reglna ISNIC séu ekki fyrir hendi. Með öðrum orðum verði hann að færa sönnur á að hann hafi annaðhvort lögmæta hagsmuni af notkun lénsins eða hann hafi verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar sótt var um skráningu þess.

Fyrir liggur að þann 13. nóvember 2014 sendi fyrirsvarsmaður kærða tölvupóst til manns sem kærði kveður að sé aðaleigandi og forstjóri félags sem virðist vera innan samstæðu kæranda, þ.e. SuperGroup PLC, en með erindi þessu falaðist fyrirsvarsmaður kærða eftir sérleyfissamningi er tæki til vörumerkisins SUPERDRY. Daginn eftir sendi rekstrarstjóri félagsins Superdry Nordic and Baltics A/S, sem sömuleiðis virðist vera innan samstæðunnar, tölvupóst til fyrirsvarsmanns kærða þar sem hann upplýsti að fyrir lægju nokkrar fyrirspurnir frá Íslandi og verið væri að vinna að upplýsingaöflun um þær. Af þessu er ljóst að þegar Okkar ehf. skráði lénið superdry.is þann 18. nóvember 2014 var fyrirsvarsmanni félagsins kunnugt um vörumerkið SUPERDRY og hafði beinlínis falast eftir samningi í þeim tilgangi að nýta réttindi er því fylgja. Engin gögn hafa verið lögð fram í málinu um að á þessum tíma hafi verið kominn á samningur sem heimilaði kærða, SDR ehf. eða Okkar ehf. að skrá lén sem innhélt vörumerkið eða nýta vörumerkjaréttindi til merkisins með öðrum hætti. Hefur kærða því ekki tekist sönnun um tilvist slíks samnings. Af þeim sökum gat fyrirsvarsmaður kærða ekki verið í góðri trú um rétt sinn til lénsins þegar hann í nafni Okkar ehf. skráði það þann 18. nóvember 2014.

Ekki liggur fyrir í málinu undirritaður samningur um sérleyfi frá kæranda eða félögum innan sömu samstæðu við kærða eða Okkar ehf. Því liggur ekki fyrir hvort kærða eða Okkar ehf. var veitt heimild til að vera rétthafi lénsins. Óumdeilt er að þann 28. febrúar 2018 var ritað bréf í nafni kærða, SuperGroup Europe SPRL og SuperGroup Nordics and Baltics A/S til Okkar ehf., SDR ehf. og kærða. Í bréfinu er ótilgreindum sérleyfissamningum um verslun í Smáralind og svokallaða „pop up“ verslun á Laugavegi sagt upp og skyldi gildistíma samninganna ljúka þann 31. mars 2018. Í bréfinu var þess einnig krafist að léninu superdry.is yrði afsalað til bréfritara fyrir sama tíma. Af framangreindu verður ekki séð að kærði hafi haft lögmæta hagsmuni til notkunar lénsins, hvorki er lénið var skráð þann 18. nóvember 2014 né eftir að uppsögn sérleyfissamninganna tók gildi.

Með vísan til þess sem að framan greinir verður að telja að kærði hafi ekki sýnt fram á að hann hafi haft lögmæta hagsmuni af skráningu lénsins.

Af öllu framangreindu leiðir, sbr. 40. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu, að umskrá ber lénið superdry.is á nafn kæranda að uppfylltum almennum skilyrðum skráningar léna samkvæmt reglum um skráningu léna og stjórnun á höfuðléninu „.is“.

Úrskurðarnefnd fékk mál þetta til meðferðar 29. ágúst 2018. Úrskurð þennan kváðu upp Erla S. Árnadóttir, Ingimar Örn Jónsson og Tryggvi Þórhallsson.

Úrskurðarorð:

Umskrá ber lénið „superdry.is“ á nafn kæranda, DKH Retail Ltd., að uppfylltum almennum skilyrðum skráningar léna samkvæmt reglum um skráningu léna og stjórnun á höfuðléninu „.is“.

Erla S. Árnadóttir
Ingimar Örn Jónsson
Tryggvi Þórhallsson